O atual tratamento da tecnologia não patenteada (Know-How) pelo INPI brasileiro

  • Iara Peixoto Melo¹ - 19 abril, 2017 - Novidades, Publicações

Antes de adentrarmos o estudo objeto deste artigo, cumpre relembrarmos primeiramente o conceito de know-how.

Esta expressão em inglês, também conhecida na língua francesa como savoir-faire, significa em uma tradução livre “saber fazer”.

Em outras palavras, know-how é o conjunto de conhecimento adquirido por uma pessoa física ou jurídica ao longo de um determinado período e que garante a ela vantagens competitivas no mercado, simplesmente pelo fato de “saber fazer” ou conhecer melhor o seu métier. Esse conhecimento pode abranger técnicas, fórmulas, tecnologia, informações, procedimentos, análises etc.

Em um relatório do Comitê de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos da América, o know-how foi definido da seguinte forma:

“Know-how is considered by a good number of firms to be one of the most valuable types of technology since it is the accumulation of many years of experience.” (Pag. 206. Mexican oil and technology transfer hearing before the Subcommitee on Investigations and Oversight of the Commitee on Science and Technology)

“Know-how é considerado por um grande número de empresas um dos mais valiosos tipos de tecnologia vez que é o acumulo de muitos anos de experiência.” (tradução livre)

Assim, entende-se que o know-how faz parte da vida de uma empresa e frequentemente é fator decisivo com relação à sua posição no mercado.

Por conta de sua importância no meio empresarial, o know-how passou a ter um valor econômico e a ser negociado ao longo dos anos entre as empresas por meio de contratos.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – é responsável por registrar a tecnologia existente no País e os contratos pelos quais a tecnologia é licenciada ou transferida.

Contudo, resta a dúvida sobre como tratar as negociações sobre tecnologia não registrada perante o INPI.

É possível que o detentor do know-how não o tenha registrado no INPI, seja porque tal know-how não preenche os requisitos de uma patente, seja porque o seu detentor simplesmente optou por não registrá-lo.

A forma mais indicada de compartilhar este know-how seria através do registro de um contrato de tecnologia perante o INPI.

Desta forma o contrato não só tornar-se-ia oponível a terceiros como permitiria eventual a remessa de valores ao estrangeiro.

Entretanto, atualmente o INPI brasileiro não reconhece formalmente a noção de licença de tecnologia, mas sim o contrato de transferência de tecnologia.

Por consequência, tem-se que após o término do contrato, a parte receptora será considerada como proprietária dessa tecnologia adquirida e poderá continuar utilizando o know-how livremente.

Pode-se dizer que o INPI vem adotando uma posição no sentido de não considerar o know-how ou tecnologia como um direito passível de licença, tendo rejeitado reiteradamente cláusulas estipulando o retorno do know-how, ou proibindo a parte receptora de utilizá-lo após o término do contrato.

Assim, o INPI deixa de averbar cláusulas que prevejam o retorno do know-how ou exclui no certificado de averbação ou na correspondência anexa as disposições neste sentido.

Ainda neste sentido, cumpre relembramos que recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o INPI é competente para alterar contratos de transferência de tecnologia, adotando medidas de aceleração e regulamentação da transferência de tecnologia (Resp. nº 1200528-RJ).

Iara Peixoto Melo é advogada com atuação em Propriedade Intelectual/Industrual (INPI) no Chenut Oliveira Santiago Sociedade de Advogados.


Bibliografia

Comentários à Lei de Propriedade Industrial. IDS-Instituto Dannemann Siemens de Estudos de Propriedade Intelectual. – Edição revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

Da licença de know how em direito brasileiro. Denis Borges Barbosa. Acessado em  http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca_knowhow_direito_brasileiro.pdf em 29 de março de 2017

Mexican oil and technology transfer hearing before the Subcommitee on Investigations and Oversight of the Commitee on Science and Technology. U.S. House of Representatives, Ninety-sixth Congress, first session, July 31, August 1, 1979. Acessado em https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015081270392 em 29 de março de 2017

O comércio de tecnologia: Aspectos Jurídicos – Transferência, Licença e Know-How . Denis Borges Barbosa. Acessado em http://w2.iffarroupilha.edu.br/site/midias/arquivos/2011229152557281o_comercio_de_tecnologias.pdf em 29 de março de 2017